La publicidad a través de los medios de comunicación de pago es una fuente primaria de prospección de clientes en el mercado digital. Sucede que algunas empresas, al contratar plataformas publicitarias, optan por utilizar nombres de marcas de terceros como palabras clave para posicionar mejor sus anuncios. El resultado de esto es que el consumidor, al buscar la marca "A", ya consolidada en un determinado nicho de mercado, tendrá como primer resultado el anuncio realizado por la marca "B", incluso antes que la propia marca "A".

En consecuencia, en la reciente sentencia del Recurso Especial 1.937.989/SP, el Tribunal Superior de Justicia decidió, por unanimidad, que la indexación de un anuncio patrocinado a la marca de un competidor tipifica, por sí misma, el delito de competencia desleal previsto en los incisos III y V del artículo 195 de la Ley de Propiedad Industrial. Según el magistrado Luis Felipe Salomón, existe competencia desleal cuando la captación de clientes se realiza mediante argucias, como el uso de una marca ajena como palabra clave en los enlaces patrocinados. Esta práctica conlleva una evidente dilución de la marca y, en consecuencia, la pérdida de una posición destacada y un perjuicio para la publicidad de la empresa.

A pesar de la ausencia de una prohibición legal expresa, la sentencia del REsp 1.937.989/SP muestra una tendencia del STJ a identificar las limitaciones de la libre empresa dentro del mundo digital, reprimiendo conductas que promuevan la confusión o la asociación indebida a marcas de terceros.

El registro de una marca garantiza a su titular el uso exclusivo en todo el territorio nacional, quedando asegurado el derecho a cuidar su integridad material o reputación. Por lo tanto, para evitar que la marca se diluya en el mercado económico, es importante comprobar en las plataformas de búsqueda -especialmente en Google- si se está produciendo una indexación indebida de su marca por parte de un competidor. Si se verifica tal acto, puede ser calificado como competencia desleal, dando al titular de la marca perjudicada la posibilidad de actuar para detener la conducta infractora, así como solicitar una indemnización por las pérdidas resultantes.

Por Thana Roberta Camargo Mattiello

Equipo de CPDMA

Referencias:

Portal Jota

Portal Migalhas

Portal Conjur - 12/09/2022

Portal Conjur - 23/08/2022