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Fecha: 5 de junio de 2019
Publicado por: Equipo de CPDMA

No basta con registrar una marca, es necesario utilizarla

En enero de este año, una pelea entre el gigante norteamericano McDonald's y la cadena de restaurantes irlandesa Supermac's llamó la atención por la famosa marca “BIG MAC” en Europa. Todo comenzó en 2015, con un intento de expandir la red irlandesa por todo el Reino Unido y la Unión Europea. La cadena, que posee más de 100 establecimientos repartidos por su país de origen, presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) una solicitud de registro de la marca, que lleva el nombre del restaurante, “SUPERMAC'S”.

En un intento por impedir el registro, McDonald's presentó una objeción alegando que la marca podría generar confusión en los consumidores por ser similar a la que posee y preexistente, la “BIG MAC”. Esta estrategia, sin embargo, se frustró. La agencia entendió que “SUPERMAC'S” tenía el uso anterior del nombre, dado que era el apodo del fundador de la empresa, Pat McDonagh, aún en su juventud, por lo tanto sujeto a registro.

En respuesta al ataque, en 2017, la empresa irlandesa solicitó la cancelación de las marcas “MC” y “BIG MAC”, alegando marketing ilegal y registros de marcas únicamente para reserva de mercado por parte de la empresa estadounidense. Sin embargo, la provisión de copias de sitios web, empaques, declaraciones de ejecutivos y una impresión de la página de McDonald's en Wikipedia, para probar sus operaciones y venta de productos en la Unión Europea, no fue suficiente: Euipo entendió que la evidencia relacionada era insuficientes para acreditar el uso efectivo de la marca “BIG MAC”. El eje de la discusión estuvo en la realización de la prueba de que el snack Big Mac se vende en toda Europa, haciendo uso de la marca, no siendo un caso de registro para bloqueo de competencia.

El mercado transmitió declaraciones sobre la pérdida definitiva de la marca “BIG MAC”, sin embargo, la fase administrativa del proceso no había terminado. En marzo, McDonald's apeló la decisión, que aún está pendiente de juicio. De hecho, la fase judicial, muy probablemente si no se modifica la resolución en apelación, que sepamos, ni siquiera ha comenzado. La apelación de McDonald's será escuchada por el tribunal superior de la Unión Europea en Luxemburgo.

La multinacional norteamericana posee un amplio portfolio, además de poseer los derechos sobre sus marcas en todos los países europeos. El registro en discusión se refiere sólo a uno de los muchos registros de la marca “BIG MAC”, éste, en concreto, en mayúsculas. En otras palabras, nada se pierde. La marca “big mac” está registrada en la Unión Europea desde 1998, habiéndose renovado dos veces sin ninguna complicación. 

Puede que no le guste el bocadillo o incluso la compañía, pero la estrategia de protección de marca mundial de la colosal compañía es extremadamente competente y profesional. En ese sentido, en relación a Brasil, no identificamos muchas diferencias. Nuestro sistema de concesión de marcas es imputable por ley; es decir, tiene prioridad sobre él quien primero ingresa la solicitud de registro de la expresión.

Sin embargo, es de suma importancia aclarar que el registro de la marca obliga a su titular a utilizarla exactamente en el segmento para el cual fue otorgada, comprendiendo todos los productos o servicios contenidos en el certificado. Actuar de otro modo conduce a la hipótesis de pérdida del derecho, con extinción de la inscripción por caducidad. Basta que, transcurridos cinco años consecutivos desde el otorgamiento del registro, la marca ya no se utilice en el mercado o que la empresa propietaria cambie de logotipo. En este supuesto, el organismo registrador facilitará el registro del “siguiente en la fila” que lleve una marca similar, siempre que este último pueda probar el uso efectivo de la marca. 

La lucha de los "Macs" deja en claro que las personas no pueden utilizar el sistema de registro de marcas como una forma de reservarse el mercado o enriquecerse ilícitamente a costa de otros, explotando la venta de derechos de terceros. La marca no registrada y no utilizada es una temeridad legal y, por supuesto, de marketing.

Fuente: Vanessa Pereira Oliveira Soares a través del sitio web de Asesoría Jurídica.

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