Cesar Peres Dulac Müller logo

CPDMA BLOG

Category:
Date: July 22, 2019
Posted by: CPDMA Team

INPI wins dispute over drug patents at TRF-2

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) obteve na Justiça mais um importante precedente na disputa sobre patentes de medicamentos e agroquímicos requeridas por meio de um sistema de espera conhecido como "mailbox". Depois de uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o órgão saiu vencedor em recente julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a Região - o primeiro sobre direito de patentes.

Definida a questão, a tese fixada no julgamento deverá agora ser aplicada em todos os processos que tramitam na 2a Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro - onde está a maioria deles. Há 43 ações em andamento, que discutem 106 patentes, e apenas quatro estão fora do Rio de Janeiro, segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), que representa o INPI na Justiça.

O sistema mailbox foi criado após o Brasil adotar o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips, na sigla em inglês), em vigor desde janeiro de 1995. Os Estados signatários se comprometeram a manter regras de proteção para esses produtos - que não eram previstas pelo antigo Código da Propriedade Industrial (Lei no 5.772, de 1971).

Em razão do compromisso assumido, o Brasil precisou adaptar sua legislação. Antes da vigência de uma nova lei (a de no 9.279, de 1996), implementou-se um mecanismo temporário para permitir que os pedidos de patente fossem ao menos depositados no INPI. Esses requerimentos ficaram na "caixa de correio" (mailbox) do INPI, aguardando a entrada em vigor da nova legislação, para, então, serem processados e examinados.

Os processos foram ajuizados pelo próprio INPI e buscam corrigir atos que concederam proteção de dez anos, contados a partir da data de concessão. O prazo, usado para patentes de invenção, daria mais tempo de exclusividade para as empresas do que o que passou a ser defendido pelo órgão, devido à demora na análise dos pedidos. O INPI entende como válido o prazo de 20 anos, a partir do depósito, conforme estabelecido no artigo 229, parágrafo único, da Lei no 9.279, de 1996.

Os pedidos foram depositados entre janeiro de 1995 e maio de 1997, quando entrou em vigor a nova lei. Pelo prazo defendido pelo INPI, e mantido pelo TRF da 2a Região, as patentes já estariam em domínio público - desde o período de 2015 a 2017. Para as empresas, porém, o entendimento reduziria em até seis anos a vigência dessas patentes, que valeriam, em alguns casos, até 2023.

"Se fosse aplicado o entendimento que essas empresas querem, ainda poderiam ter muitos anos pela frente", diz a procuradora Ana Cláudia Assis dos Passos, da Procuradoria Regional Federal da 2a Região. Porém, agora, com o julgamento do IRDR, apresentado pela Trinity College, universidade sediada em Dublin, Irlanda, ficou pacificado o entendimento a favor do INPI.

Os desembargadores firmaram a tese de que "o parágrafo único do artigo 40 da Lei no 9.279/66 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) não se aplica às patentes mailbox". Em seu voto, o relator, desembargador Ivan Athié, destaca que a interpretação da norma deve "resguardar prioritariamente o interesse público, em detrimento do particular". Para ele, a dificuldade do INPI em analisar os pedidos de patente com rapidez não serve de justificativa para beneficiar a indústria farmacêutica. "O ônus da mora não pode ser transferido para a sociedade", afirma.

Entendimento semelhante teve, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os ministros da 3a Turma, por unanimidade, aplicaram o prazo que passou a ser defendido pelo INPI. "O fato de o texto do artigo 229, parágrafo único, da LPI [Lei de Propriedade Industrial] dispor que referido prazo de vigência está somente limitado àquele previsto no caput do artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do prazo do respectivo parágrafo único (10 anos contados da concessão)", diz a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi.

Em seu voto, a ministra também levou em consideração eventuais prejuízos para a saúde pública. "Os efeitos negativos oriundos da extensão indevida do prazo de vigência das patentes, adiando a entrada em domínio público das invenções, são facilmente perceptíveis quando se trata de medicamentos de alto custo, como no particular, pois retardam o acesso ao mercado de genéricos", afirma.

Para os advogados Liliane Roriz, Carlos Aboim e Otto Licks, do escritório Licks Advogados, que defende a universidade de Dublin, a batalha ainda não está perdida. Além de o STJ poder alterar seu entendimento, é possível, acrescentam, buscar indenização pelo erro cometido e reconhecido pelo INPI, que também não levou tudo que buscava, principalmente a nulidade de todas as patentes.

"O próprio INPI realizou um procedimento interno de apuração e concluiu que houve erros. Esses erros causaram danos graves. Daí o cabimento e a necessidade de uma reparação, objeto de reconvenções ajuizadas", diz Otto Licks.

Fonte: Arthur Rosa via Valor Econômico.

Return

Recent posts

Learn about the asset class - COPYRIGHT

Closing our series of posts on the Classes of Intellectual Property Assets, today we're going to look at the registration of COPYRIGHT. An author is the natural person who creates a literary, artistic or scientific work. Copyright protects such works and can be patrimonial (right to commercial exploitation of the work) or moral (claim of authorship, conservation [...]

Read more
SOS-RS transaction: another possibility for regularization in the post-flood scenario

On June 26, 2024, a new type of operation was published covering companies with a tax domicile in Rio Grande do Sul. This is yet another measure taken by the Federal Government to deal with the damage caused by the floods in Rio Grande do Sul. The new operation, called "SOS-RS Operation", was instituted by PGFN/MF Ordinance No. [...].

Read more
Discover the asset class - DOMAIN REGISTRATION

In our series of posts explaining the differences between the classes of intellectual assets, today we'll look at DOMAIN REGISTRATION. The protection of a website's electronic address (domain) is carried out at Registro.BR. In this case, the domain availability search is essential for registration. If a third party tries to register a [...]

Read more
Learn about de asset class - SOFTWARE REGISTRATION

Today's topic in our series of posts explaining the differences between classes of intellectual assets will be: SOFTWARE REGISTRATION. Software registration protects the computer program itself, i.e. the source code. Registration is essential for proving authorship of the development. It is done at the INPI [...]

Read more
Discover the asset class - INDUSTRIAL DESIGN

In our series of posts explaining the differences between classes of intellectual assets, today we're going to look at INDUSTRIAL DESIGN. Industrial Design is the ornamental plastic form of an object - for example, the design of a product or the set of lines applied to a product, such as a print - that gives it [...]

Read more
Learn about the asset class - PATENTS

A PATENT is a title of ownership granted by the State over an unpublished invention (invention patent) or one derived from an existing one (utility model patent). The application for registration is made to the INPI, granting the holder the right to prevent third parties from manufacturing, using or offering for sale [...].

Read more
crossmenuchevron-down
en_USEnglish
linkedin Facebook pinterest youtube lol twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter Instagram