Una marca es un signo utilizado para distinguir e identificar un producto o servicio. La Ley de Propiedad Industrial prevé la posibilidad de registrar todos los signos distintivos perceptibles visualmente, siempre que no estén incluidos en las prohibiciones legales (artículo 122 del Código Civil), Ley 9.279/96).

En términos de presentación, hasta septiembre de 2022 el sistema brasileño de registro de marcas preveía la protección de marcas denominativas (protección de la palabra que constituye la marca), marcas figurativas (protección de un dibujo que simboliza la marca), marcas mixtas (combinación de la figura/dibujo más la palabra en escritura estilizada), consideradas marcas tradicionales, y marcas tridimensionales (protección de la forma plástica - envase o el producto - capaz de individualizar el producto), único tipo de marca no tradicional que podía ser registrada en Brasil hasta entonces.

Con la llegada de la Ordenanza 37, del 13 de septiembre de 2021, el INPI pasó a prever la posibilidad de registro de marcas de posición, un tipo de marca no tradicional que hasta entonces era registrable en países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia y España, entre otros.

Existen varios tipos de marcas no tradicionales, como las de movimiento, táctiles, olfativas, sonoras, gustativas, hologramas, tridimensionales, de posición, entre otras.

Según lo dispuesto en la citada resolución, podrá registrarse como marca de posición un conjunto distintivo formado por la aplicación de un signo en una posición singular y determinada sobre un soporte dado, siempre que esté desvinculado de un efecto técnico o funcional.

La Ordenanza estableció la posibilidad de cambiar la forma de presentación de las solicitudes de registro de este tipo de marcas realizadas antes de la entrada en vigor de la norma, permitiendo a los interesados cambiar sus solicitudes en el plazo de 90 días desde su entrada en vigor.

Así es como el emblemático caso de la marca de posición del famoso zapato de suela roja de Christian Louboutin ha adquirido gran repercusión en los últimos meses.

La marca, solicitada inicialmente en 2009 bajo una presentación tridimensional, pretendía proteger la suela roja de un zapato de señora de tacón alto con un color específico (Pantone n.º 18.1663 TP), excepto el tacón.

Utilizando a faculdade de alteração da apresentação da marca, prevista pela Portaria do INPI 37/2021, a titular da marca peticionou na Autarquia, requerendo a alteração de marca figurativa para marca de posição.

Cuando fue examinada en cuanto al fondo, la solicitud de marca para el famoso zapato de suela roja fue desestimada por el endeble motivo de que no cumplía el requisito del carácter distintivo del signo solicitado.

Esta decisión ha sido muy criticada por su falta de motivación. Y con razón, ya que el Manual de Marcas (2023) es claro a la hora de abordar el examen y análisis de fondo de las solicitudes de marca de posición, al afirmar que: "La singularidad de la posición se refiere a que tiene un soporte peculiar, no siendo una posición tradicionalmente utilizada para la aplicación de signos marcarios".

A la hora de analizar el carácter distintivo, el mismo Manual establece que: "Para que la marca de posición cumpla el requisito de distintividad, es necesario que la aplicación del signo al soporte dé lugar a un conjunto distintivo, que sea percibido como marca. El examen de una marca de posición evalúa principalmente si el conjunto resultante de la aplicación de un signo de marca sobre un soporte determinado tiene potencial distintivo, reuniendo características (singularidad de la posición y carácter distintivo del signo) que lo hagan apto para ser reconocido por el consumidor y asociado al producto o servicio que marca - con independencia de que el signo ya esté en uso en el mercado.".

La titular de la solicitud renunció entonces a su derecho a interponer un recurso administrativo contra la resolución y recurrió a los tribunales solicitando la nulidad de la resolución.

Se concedió una medida cautelar para suspender el acto administrativo que denegó la solicitud de marca hasta el final del proceso.

La Juez del 13º Juzgado Federal, Dra. Márcia Maria Nunes de Barros, declaró acertadamente que la solicitud de registro de la marca de posición era distintiva en la medida en que: a) está formada por la aplicación de un signo (color rojo con tonalidad específica Pantone nº 18. 166TP) en una posición específica (suela, a excepción de la zona del talón). 166TP), en una posición específica (suela, a excepción de la zona del talón) de un soporte determinado (zapatos de señora de tacón alto) al titular de la solicitud; b) el uso del signo en la posición específica no está asociado a un efecto técnico o funcional; c) las marcas no se colocan habitualmente en la suela de los zapatos; d) la marca se aplica en una posición específica; e) el conjunto resultante de la aplicación del color rojo, con una tonalidad específica - Pantone nº 18.166TP - en zapatos de señora de tacón alto tiene, en principio, un potencial distintivo, que lo hace apto para ser reconocido por el público consumidor.

La magistrada también señaló que es de dominio público que el famoso diseñador de moda Christian Louboutin utiliza la suela roja de sus zapatos femeninos de tacón alto como forma de identidad visual de sus productos, así como el hecho de que ha registrado la marca en más de 20 países. De este modo, mantener la decisión de denegar la marca podría causar un gran perjuicio a la marca, ya que la competencia podría creer que el signo es de dominio público y que su uso es libre.

Caso nº 5082257-22.2023.4.02.5101, JFRJ.

Por: Vanessa Pereira Oliveira Soares

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